По спору о нарушении правил использования товарных знаков

Функция недоступна

ПО СПОРУ О НАРУШЕНИИ ПРАВИЛ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ

Опубликовано в НТВ N 51 (543) от 20 декабря 2004 г.

Комментарий действует на момент выхода газеты

СУТЬ ДЕЛА

Государственным патентным ведомством зарегистрировано обозначение в качестве товарного знака на продукцию, выпускаемую юридическим лицом (далее - предприятие) и выдано соответствующее свидетельство. В хозяйственный суд обратилось другое юридическое лицо (далее - фирма) с исковым заявлением о признании указанного свидетельства недействительным и восстановлении положения, существовавшего до нарушения права.

ПОЗИЦИЯ ФИРМЫ

Обозначение товарного знака cодержало слова и их сочетание, которые используются в наименовании фирмы, зарегистрированной в качестве юридического лица до обращения предприятия в патентное ведомство за регистрацией товарного знака. Предприятие не вправе использовать в словесном  обозначении товарного знака на собственную продукцию слова и идентичное их сочетание, присутствующие в наименовании фирмы. Регистрация такого обозначения в качестве  товарного знака на продукцию предприятия в данном случае не соответствует требованиям закона.

СОВМЕСТНАЯ ПОЗИЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

И ПАТЕНТНОГО ВЕДОМСТВА

Предприятие обратилось за регистрацией словесного обозначения в качестве товарного знака, используемого при распространении продукции собственного производства. Таким образом, оно обладает исключительным правом на применение зарегистрированного товарного знака.

Поскольку наименование юридического лица и товарный знак - совершенно разные категории средств индивидуализации участников гражданского оборота продукции и не могут быть уравнены в своем статусе, то соответственно одинаковые слова и их сочетание, содержащиеся в фирменном наименовании и словесном обозначении товарного знака, не могут служить основанием для признания свидетельства о регистрации обозначения в качестве товарного знака недействительным.

РЕШЕНИЕ СУДА

Суд, изучив материалы дела, выслушав объяснения сторон спора, установил:

- фирма зарегистрирована в 1998 году, ей выдано свидетельство о регистрации в качестве юридического лица;

- предприятие в 2004 году подало в патентное ведомство заявку о регистрации словесного обозначения в качестве товарного знака на производимую им продукцию, которое в том же году и было зарегистрировано;

- в словесном обозначении товарного знака и в наименовании фирмы содержались одни и те же слова и их сочетание;

- предприятие и фирма выпускали однородную продукцию.

Проанализировав положения законодательства, суд определил:

- в соответствии с частью второй статьи 1098 Гражданского кодекса фирменное  наименование юридического лица определяется при утверждении его устава и подлежит регистрации путем включения в государственный реестр юридических лиц;

- согласно статье 3 Закона "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" товарный знак предприятия зарегистрирован в целях отличия производимой им продукции от однородных аналогов других юридических и физических лиц, включая фирму;

- в соответствии со вторым абзацем пункта 14 части первой статьи 10 указанного закона товарный знак на продукцию предприятия не подлежал регистрации патентным ведомством, поскольку его словесное обозначение в точности и в полном объеме воспроизводило наименование фирмы, которая выпускала однородную продукцию.

На основании изложенного суд удовлетворил требования фирмы и признал недействительным свидетельство о регистрации обозначения в качестве товарного знака. Вышестоящие инстанции хозяйственного суда признали его выводы соответствующими закону и не нашли оснований для отмены принятого им решения.

К О М М Е Н Т А Р И Й

Для уяснения сути принятого решения и изложенных в нем выводов следует проанализировать положения законодательства и спорную ситуацию по нижеследующим вопросам:

1) условия признания тождественности или схожести, до степени смешения* слов и их сочетания,  использованных в обозначении, зарегистрированном Государственным патентным ведомством в качестве товарного знака, на продукцию предприятия, и фигурировавших в наименовании фирмы;

2) соотношение сроков государственной регистрации фирмы в качестве юридического лица и обращения предприятия в патентное ведомство за регистрацией товарного знака на производимую им продукцию и влияние данного эпизода на принятие решения судом;

3) последствия регистрации товарного знака на продукцию предприятия, словесное обозначение которого схоже до степени смешения с наименованием фирмы.

В соответствии с частью второй статьи 1098 Гражданского кодекса "фирменное  наименование юридического лица определяется при утверждении его устава и  подлежит регистрации путем включения в государственный реестр юридических лиц". Как следовало из материалов дела, фирма была зарегистрирована в качестве юридического лица, получила свидетельство о госрегистрации и имела собственное наименование, включенное в госреестр юридических лиц.

Согласно части первой указанной статьи "юридическое лицо имеет  исключительное  право    использовать фирменное наименование на товарах, их  упаковке, в рекламе, вывесках, проспектах, счетах, печатных изданиях, официальных бланках и иной документации, связанной с его деятельностью, а  также  при  демонстрации товаров на выставках и  ярмарках, которые проводятся  на  территории Республики Узбекистан". Таким образом, фирма в силу своего статуса с момента госрегистрации получила исключительное право на использование фирменного наименования на производимую ею продукцию при ее распространении, рекламе и в иных случаях, на что хозяйственный суд и обратил внимание.

Согласно части первой статьи 3 Закона "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 30 августа 2001 года N 267-II, товарный знак - это зарегистрированное в установленном порядке обозначение, служащее для отличия товаров одних юридических и физических лиц от однородных товаров других юридических и физических лиц. Согласно части первой статьи 4 указанного закона, а также статье 1102 Гражданского кодекса правовая охрана товарного знака осуществляется на основании его регистрации, право на его использование удостоверяется свидетельством о регистрации товарного знака.

Как следовало из материалов дела, предприятие обратилось в патентное ведомство с  заявлением о регистрации словесного обозначения в качестве товарного знака на производимую им продукцию, которое, согласно пункту 3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (утверждены приказом директора Государственного патентного ведомства, зарегистрированным Минюстом 1 ноября 2002 года N 1184), зарегистрировало словесное обозначение и выдало свидетельство о регистрации товарного знака.

В соответствии  со вторым абзацем пункта 14 части первой статьи 10 Закона "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" в качестве товарных знаков не регистрируются обозначения, воспроизводящие известные на территории Республики Узбекистан фирменные наименования (или их часть), принадлежащие другим лицам, получившим право на эти наименования ранее даты поступления заявки на товарный знак в отношении однородных товаров. Фирма была зарегистрирована на шесть лет раньше, чем предприятие обратилось в патентное ведомство и зарегистрировало товарный знак на свою продукцию. Соответственно фирма получила исключительное право на использование словесного обозначения собственного наименования в своей деятельности, включая право на использование его на производимой ею продукции (а также право на признание в качестве ее производителя) раньше, чем предприятие приобрело право на использование зарегистрированного товарного знака.

При определении однородности продукции, производимой фирмой и предприятием, суд исходил из положений, определенных пунктом 114 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, согласно которым требуется определить принципиальную возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, а также и род (вид), назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки. В соответствии с Международной классификацией  товаров и услуг для регистрации знаков производимая обеими юридическими лицами продукция являлась однородной, имела одинаковое предназначение. Кроме того, производимая фирмой продукция присутствовала на рынке уже достаточно длительное время, сформировался круг потребителей, у которых она пользовалась определенным спросом. При принятии решения суд учел данные моменты в качестве существенных юридически значимых фактов, свидетельствующих о нарушении исключительного права фирмы на использование словесного обозначения в собственном наименовании.

Согласно второму абзацу пункта 104 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания "обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия". При определении схожести словесных обозначений в наименовании фирмы и зарегистрированном товарном знаке предприятия суд руководствовался положениями пунктов 106-109 указанных Правил и установил, что словесное обозначение зарегистрированного товарного знака предприятия в точности воспроизводило наименование фирмы (использованы одинаковые слова и их сочетание).

Суд выявил все установленные законодательством признаки и основания для того, чтобы принять решение о неправомерности регистрации товарного знака на продукцию предприятия, поскольку его словесное обозначение и наименование фирмы имели сходство до степени смешения. Это послужило основанием для установления факта нарушения прав фирмы и признания недействительным выданного свидетельства о регистрации товарного знака, а также принятия решения о недопущении дальнейших действий предприятия, нарушающих исключительное право фирмы использовать словесное обозначение своего наименования.

Субъектам предпринимательской деятельности рекомендуется учесть ошибки, совершенные предприятием при подаче заявки на регистрацию товарного знака, в целях предотвращения наступления для них неблагоприятных последствий, аналогичных тем, о которых рассказано в настоящей публикации.

-------------------------------

*) ред. - "схожесть до степени смешения" в смысле одинаковость, идентичность.

Данная публикация осуществлена

благодаря технической поддержке, оказываемой

Германским обществом по техническому сотрудничеству